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Mise en déroute d’une tendance jurisprudentielle par la Cour
d’appel fédérale dans le cadre d’une procédure de radiation
sommaire d’une marque
Dans l’affaire Scott Paper Limited c. Smart & Biggar,
2008 FCA 129 (CanLII), la Cour d’appel fédérale a récemment
tranché à l’encontre d’un propriétaire de marque en prononçant
la radiation de celle-ci du registre des marques de commerce
pour non-usage pendant 13 ans et ce, malgré l’existence d’un
plan de relance de la marque en question dans les mois précédant
l’avis émis en vertu de l’article 45 de la Loi sur les
marques de commerce (la « Loi »). L’intérêt de cette
décision réside dans l’interprétation du paragraphe 45(3) de la
Loi en ce qui a trait aux circonstances spéciales pouvant
justifier le défaut d’emploi d’une marque. En effet, la Cour
d’appel fédérale sort du cadre particulier de cette affaire afin
de mettre un terme à une tendance jurisprudentielle qu’elle
qualifie d’erronée en droit.
Qu’est-ce que la procédure intentée en vertu
de l’article 45 de la Loi?
L’article 45 de la Loi prévoit une procédure
sommaire qui offre l’opportunité de déterminer si une marque de
commerce est bel et bien employée au Canada par le propriétaire
inscrit ou par son licencié. Le processus commence
habituellement sur demande écrite d’une tierce partie qui verse
les droits prescrits. Si le registraire n’a pas de raison
valable pour refuser une telle demande et si la marque visée est
enregistrée depuis au moins trois ans, ce dernier doit envoyer
un avis au propriétaire inscrit de la marque de commerce lui
enjoignant de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle
quant à l’emploi de la marque à un moment quelconque au cours
des trois ans précédant la date de l’avis.
Cette procédure peut entraîner la
modification ou la radiation de l’enregistrement si le
propriétaire n’est pas en mesure de faire la preuve de l’emploi
de la marque à l’égard de chaque marchandise ou service spécifié
dans l’enregistrement. Cependant, des circonstances spéciales
peuvent justifier l’exception au défaut d’emploi d’une marque
(paragraphe 45(3) de la Loi).
L’histoire commence le 29 avril 2002, date à
laquelle le registraire des marques de commerce transmet un avis
à Scott Paper Limited (« Scott Paper ») de produire une preuve
d’emploi de la marque VANITY, numéro d’enregistrement
LMCDF05244, à un moment quelconque dans les trois ans précédant
la date de l’avis ou de donner la dernière date d’emploi et les
raisons du défaut d’emploi conformément au paragraphe 45(1) de
la Loi.
L’avis étant daté du 29 avril 2002, Scott
Paper doit faire la preuve de l’emploi de la marque VANITY à un
moment entre le 29 avril 1999 et le 29 avril 2002.
Victoire en première instance : maintien de
la marque au registre
En première instance, l’agent d’audition
principal agissant pour le registraire des marques de commerce
entend l’affaire. La preuve de Scott Paper repose sur
l’affidavit d’un de ses employés, M. Teijeira, qui produit un
« Plan de marketing 2002 » de la compagnie. Il allègue que ce
Plan avait été discuté lors d’une réunion en octobre 2001. M.
Teijeira produit également des factures afin de démontrer que
les ventes des produits VANITY ont commencé en juin 2002. Ces
ventes ont donc été réalisées après la date de l’avis du 29
avril 2002. M. Teijeira ne donne aucune information quant à la
date du dernier emploi de la marque VANITY ni les raisons
justifiant le défaut d’emploi de la marque dans les trois
dernières années.
Malgré ces faits, l’agent d’audition principal rejette la
demande de radiation. Elle fonde sa décision sur trois critères
élaborés dans Canada (Registraire des marques de commerce)
c. Harris Knitting Mills Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 488
(C.A.F.) pour évaluer si des circonstances spéciales permettent
de justifier le non-usage d’une marque :
1- La
durée du non-usage;
2- Le
non-usage est-il attribuable à des circonstances indépendantes
du propriétaire;
3- L’existence
d’une intention sérieuse de reprendre l’emploi de la marque dans
un délai rapproché.
L’agent d’audition principal détermine qu’en
l’absence de preuve, la date de dernier emploi de la marque doit
être celle de la date d’acquisition de la marque par Scott
Paper, soit en 1989. Le dernier emploi
de la marque remontait donc au moins à plus de 13 ans avant la date
de l’avis. Elle conclut également que le défaut d’emploi résulte
d’une décision volontaire et délibérée de Scott Paper.
Cependant, le fait que Scott Paper ait entrepris des démarches
sérieuses pour reprendre l’emploi de la marque et ce, 6 mois
avant de recevoir l’avis du registraire, l’a convaincu que la
marque « n’était pas morte » et ne serait donc pas radiée du
registre.
La Cour fédérale soutient que les intentions
ne suffisent pas : radiation de la marque
« Excuserait‑on
un élève qui fait l'école buissonnière pendant un mois et qui,
lorsqu'on le met devant la situation, démontre que, même s'il ne
pouvait pas expliquer ses absences passées, il avait réellement
l'intention de retourner à l'école la semaine suivante? ». C’est
par cette analogie que le juge de la Cour fédérale résume le
fondement de sa décision : même si Scott Paper a eu une
intention véritable de lancer de nouveau la marque VANITY avant
de recevoir l’avis émis en vertu de l’article 45 de la Loi, le
juge soutient que celle-ci ne peut servir de justification au
non-usage volontaire et délibéré de cette marque pendant 13 ans.
Il ordonne la radiation de cette marque du registre :
Smart & Biggar c. Canada (Procureur général) et Scott
Paper Limited (2006) CF 1542 (CanLII).
La Cour d’appel fédérale analyse le lien entre
les circonstances spéciales et le défaut d’emploi d’une marque
En appel de cette décision, la Cour d’appel fédérale pose, dès le départ,
la problématique en ces termes : « Est-ce que la preuve de
l’intention d’une reprise d’emploi d’une marque de commerce
absente du marché pendant 13 ans, associée avec la preuve d’une
seule vente [faite après la date de l’avis], sont
suffisantes pour être considérées à titre de circonstances
spéciales d’emploi aux fins de l’article 45 de la Loi sur les
marques de commerce »? (traduction).
Reprenant la décision Harris Knitting
Mills citée ci-dessus, la Cour reconnaît que les 3 critères
ont souvent servi de fondement aux décisions postérieures à
celle-ci. Toutefois, la Cour propose une nouvelle lecture de la
décision Harris Knitting Mills. Reprenant un long extrait
de cette décision, la Cour en tire les conclusions suivantes :
1- la
règle générale est à l’effet que le défaut d’emploi d’une marque
est sanctionné par sa radiation du registre;
2- il
y a une exception à cette règle générale lorsque le défaut
d’emploi découle de circonstances spéciales;
3- les
circonstances spéciales sont celles qui ne se retrouvent pas
dans la majorité des affaires traitant du non-usage d’une
marque;
4- les
circonstances spéciales qui justifient le défaut d’emploi d’une
marque doivent être les circonstances en raison desquelles il a
découlé un défaut d’emploi.
La Cour conclut que le quatrième point est
suffisant en soi pour disposer de la présente affaire. La
question n’est pas de savoir si l’intention réelle de relancer
la marque VANITY est une circonstance spéciale parce que cette
circonstance spéciale doit être celle dont découle le défaut
d’emploi, ce qui n’est pas le cas ici. Scott Paper a
délibérément cessé d’employer la marque pendant 13 ans. Il n’y a
donc pas de circonstances spéciales dans ce cas-ci. Elle
maintient l’ordonnance de radiation prononcée par la Cour
fédérale.
La Cour d’appel fédérale va même plus loin en
déclarant que les décisions qui ont alimenté le courant
jurisprudentiel en faveur d’une reconnaissance des plans de
relance à titre de circonstances spéciales sont des décisions
erronées en droit, et de façon plus particulière, elle cite la
décision Oyen Wiggs Green & Mutala v. Pauma Pacific
Inc. (1999), 84 C.P.R. (3d) 287 (C.A.F.).
En conclusion, nous dit la Cour, il faut distinguer entre
l’explication de l’absence d’emploi de celle justifiant
l’absence d’emploi.
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