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En 2007, près de 10 000 demandes d’enregistrement
de marques de commerce ont été produites aux États-Unis par des Canadiens1. Dans ce
bulletin, Me Johanne Muzzo2, avocate et agent de marques de
commerce enregistré à l’Office de la propriété intellectuelle du
Canada répond à quelques questions fréquemment posées par nos
clients relativement à l’enregistrement d’une marque aux
États-Unis.
Si j’obtiens un enregistrement au
Canada, est-ce que ma marque est protégée aux États-Unis?
Non. L’enregistrement canadien de la marque de commerce protège
les droits au Canada seulement. Généralement, le droit des
marques est national. Seule exception, en Europe, la marque
communautaire vous offre une protection dans 27 pays membres
avec un seul dépôt. Pour les autres pays, vous devez procéder
distinctement.
Est-ce nécessaire de procéder à
une recherche de disponibilité de marque aux États-Unis?
Si vous avez l’intention de bientôt faire affaires aux États-Unis, il est fortement recommandé de ne pas
tarder à protéger votre marque et surtout de choisir une
recherche complète avant d’adopter votre marque. Il arrive que
des clients soient déçus de devoir choisir une marque différente
aux États-Unis parce que cette dernière n’est pas disponible.
Nos recherches de disponibilité sont normalement délivrées dans
les deux à trois jours ouvrables suivant la commande.
Quel est le processus pour
enregistrer sa marque aux États-Unis?
Le processus est similaire à celui du Canada (examen,
approbation (s’il n’y a pas d’objection), publication,
admission, enregistrement (s’il n’y a pas eu d’opposition).
(voir diagramme)
S’il existe des similitudes, il y a également des différences.
Sur le plan des formalités, les principales distinctions sont
les suivantes :
-
les types de marchandises et de services sont
répartis dans différentes classes (par exemple, les vêtements
sont dans la classe 25, les cd rom dans la classe 9, les
activités sportives dans la classe 41 et les services de
restauration dans la classe 43). Le requérant doit payer des
droits pour chaque classe réclamée;
- un spécimen démontrant l’usage de la marque doit
être produit si on réclame une date de premier emploi aux
États-Unis, par exemple une étiquette.
Combien coûte l’enregistrement?
Un dossier non-contesté coûtera généralement moins de 2000$CAD,
pour une demande d'enregistrement d'une marque verbale
comprenant 1 classe et basée sur un certificat d'enregistrement
canadien.
Veuillez communiquer avec nous pour une
estimation gratuite.
Quelle est la durée de la
validité de l’enregistrement?
Un enregistrement est valide 10 ans après la date de
l’enregistrement. Par la suite, il peut être renouvelé aux dix
ans. Une déclaration d’emploi doit être produite au même moment
accompagnée de spécimens d’emploi. De plus, entre la cinquième
et la sixième année de la date de l’enregistrement, une
déclaration d’emploi et des spécimens doivent être
produits. Nous prévenons nos clients quelques mois avant
l’échéance.
Quels sont les avantages à enregistrer une marque aux
États-Unis?
L’enregistrement constitue une présomption de titre de la
marque. La marque apparaît dans le registre des marques, ce qui
est une façon efficace de décourager des tiers à adopter une
marque ou un nom commercial portant à confusion avec la vôtre. Une fois
enregistrée, la marque peut également être inscrite auprès de la
douane états-unienne (U.S. Custom and Boarder Protection
Bureau) afin d’éviter l’importation de biens contrefaits.
Quel est le délai pour obtenir
l’enregistrement?
Le processus d’enregistrement dure environ 12 à 18 mois pour un
dossier non-contesté.
Est-ce que le CPI peut m’aider
pour l’enregistrement de marques aux États-Unis?
Vous pouvez vous appuyer sur notre expertise et notre
professionnalisme pour vos dossiers de marque aux États-Unis. Ma
collègue Caroline Guy et moi-même sommes autorisées à pratiquer
devant le Bureau des marques aux États-Unis, le United States
Patent and Trademark Office, pour des dossiers de marques de
commerce dont le requérant est Canadien. Nous avons plusieurs
années d’expérience et pouvons compter sur l’aide précieuse de
notre collaborateur aux États-Unis pour certains dossiers plus
complexes.
1 United States Patent and Trademark Office,
2008 Performance and Accountability Report, p. 135 (format
pdf).
2 Me Johanne Muzzo est directrice du département des marques
de commerce chez CPI-IPC une division de CRAC. Elle donne
fréquemment des conférences et a récemment contribué au Guide
de démarrage de l’entreprise édité par l’Association du Jeune
Barreau de Montréal et disponible sur le site
www.ajbm.qc.ca
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